Resumo: Este artigo jurídico aprofunda a dogmática necessária para a tutela do trade dress (conjunto-imagem) no Brasil. Diante da ausência de registro específico, a proteção depende da comprovação judicial de requisitos técnicos rigorosos. Analisam-se os conceitos de distintividade inerente e adquirida (secondary meaning), a barreira absoluta da doutrina da funcionalidade e a complexa caracterização do risco de confusão e associação. O texto culmina na análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que consolidou a imprescindibilidade da perícia técnica para aferir a violação, afastando a subjetividade da mera inspeção judicial.
1. Introdução: A Complexidade da Tutela sem Registro
A proteção do trade dress ou conjunto-imagem no ordenamento jurídico brasileiro situa-se em uma zona de interseção entre a propriedade industrial e a repressão à concorrência desleal. Diferentemente das marcas e desenhos industriais, que gozam de presunção de validade e exclusividade conferidas pelo registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o trade dress não possui um título formal de propriedade. Sua tutela é fática e depende, invariavelmente, da demonstração de que o conjunto de elementos visuais e sensitivos de um produto ou serviço possui força suficiente para identificar sua origem no mercado e que a imitação por terceiro é capaz de causar confusão ou associação indevida.
Para que o trade dress seja tutelável, não basta que o titular simplesmente comprove que utiliza determinado conjunto-imagem; é necessária a observância de pressupostos rígidos para a garantia da proteção jurídica: a ausência de caráter meramente funcional, a presença de distintividade (originária ou adquirida) e a anterioridade de uso. A análise destes requisitos é o cerne da dogmática do trade dress, exigindo do operador do direito uma compreensão sofisticada que vai além da mera comparação visual de embalagens ou produtos.
2. O Requisito da Distintividade: A Capacidade de Identificar a Origem
A pedra angular da proteção do trade dress é a distintividade. Sem este atributo, a aparência de um produto ou serviço não cumpre a função essencial de um signo distintivo: diferenciar o produto de um empresário em relação aos seus concorrentes e indicar a sua origem empresarial. Se o trade dress for composto apenas por elementos comuns ou genéricos, ele não será reconhecido pelo público consumidor como um indicador de procedência, tornando-se uma mera aparência comercial incapaz de gerar direitos de exclusividade.
A doutrina e a jurisprudência, influenciadas pelo direito norte-americano, subdividem a distintividade em duas categorias principais: a distintividade inerente (ou originária) e a distintividade adquirida (secondary meaning).
2.1. Distintividade Inerente (Originária)
A distintividade inerente ocorre quando o conjunto-imagem possui, desde a sua criação, uma originalidade intrínseca que o torna apto a identificar o produto imediatamente, sem a necessidade de um longo período de uso no mercado. Um trade dress é inerentemente distintivo quando suas características são arbitrárias, fantasiosas ou sugestivas, distanciando-se do caráter genérico ou descritivo do produto que assinalam.
Para aferir se um conjunto possui distintividade inerente, deve-se questionar se ele utiliza cores, formatos ou características que guardam relação direta com o produto ou serviço. Se a embalagem de um molho de tomate utiliza uma lata cilíndrica vermelha com imagens de tomates, não há distintividade inerente, pois tais elementos são de uso comum na categoria e descrevem o próprio produto. Por outro lado, se a apresentação visual utiliza elementos que destoam consideravelmente do produto, como uma embalagem com formato inusitado ou cores arbitrárias para aquele segmento, é provável que exista distintividade inerente.
Nos Estados Unidos, o caso seminal Two Pesos, Inc. vs. Taco Cabana, Inc., julgado pela Suprema Corte, estabeleceu que se um trade dress é inerentemente distintivo, ele é passível de proteção independentemente de prova de significado secundário. Contudo, a aplicação deste conceito varia dependendo se estamos tratando de embalagens (product packaging) ou do design do próprio produto (product design).
2.2. Distintividade Adquirida (Secondary Meaning)
Quando o conjunto-imagem não nasce distintivo — ou seja, é formado por elementos descritivos, cores comuns ou formas não arbitrárias —, ele só poderá ser protegido se adquirir distintividade pelo uso contínuo. Este fenômeno é conhecido como secondary meaning ou significação secundária.
O secondary meaning ocorre quando, na mente do público, o significado primário de uma característica do produto (ex: a cor azul de uma caixa ou o formato de uma garrafa) deixa de ser apenas descritivo e passa a identificar a fonte produtora. É um processo de mutação semântica do sinal na percepção do consumidor. Um exemplo clássico é a cor azul da joalheria Tiffany & Co.; embora seja uma cor, seu uso exclusivo e contínuo criou uma associação imediata com a marca, permitindo sua proteção como trade dress. Outro exemplo é o formato da garrafa da Coca-Cola, que transcende a função de recipiente para se tornar um ícone identificador da origem.
No Brasil, a prova do secondary meaning é complexa devido à ausência de um registro específico que ateste essa condição a priori. A comprovação depende de evidências robustas, como o tempo de uso, o volume de vendas, os gastos com publicidade e, crucialmente, pesquisas de opinião que demonstrem que o consumidor associa aquela imagem à empresa autora. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a proteção de sinais não registráveis que adquiriram distintividade pelo uso, sob o fundamento da repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário.
É importante notar a distinção feita pela Suprema Corte dos EUA no caso Wal-Mart Stores, Inc. vs. Samara Brothers, Inc.: enquanto a embalagem de um produto pode ser inerentemente distintiva, o design do produto (sua configuração física) quase nunca o é, exigindo sempre a prova do secondary meaning para ser protegido. Isso ocorre porque o consumidor não costuma predispor-se a ver o design do produto como um identificador de origem, mas sim como uma característica utilitária ou estética.
3. A Doutrina da Funcionalidade: O Limite da Proteção
Um dos limites mais rigorosos à proteção do trade dress é a doutrina da funcionalidade. Elementos funcionais não podem ser protegidos como trade dress ou marca, sob pena de criar um monopólio perpétuo sobre soluções técnicas que deveriam ser objeto de patentes (que possuem prazo de validade limitado) ou permanecer em domínio público.
Uma característica é considerada funcional se for essencial para o uso ou a finalidade do produto, ou se afetar o seu custo ou qualidade. No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial (LPI), em seu artigo 124, XXI, proíbe o registro como marca da "forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico".
A razão para essa vedação é a preservação da livre concorrência. Se uma empresa pudesse proteger como trade dress uma forma que torna o produto mais barato de fabricar ou mais eficiente de usar, ela colocaria seus concorrentes em uma desvantagem não reputacional, mas técnica, impedindo-os de competir efetivamente.
Para analisar a funcionalidade, utilizam-se critérios como os fatores Morton-Norwich: (1) a existência de uma patente de utilidade que revele as vantagens utilitárias do design; (2) a publicidade do titular que vanglorie as vantagens utilitárias do design; (3) a disponibilidade de designs alternativos para os concorrentes; e (4) se o design resulta de um método de fabricação comparativamente simples ou barato. Se o conjunto-imagem for considerado funcional, a proteção será negada, mesmo que ele seja distintivo ou tenha adquirido secondary meaning.
4. Caracterização da Violação: Confusão e Associação
Uma vez superadas as barreiras da distintividade e da não funcionalidade, a proteção do trade dress no contencioso judicial depende da demonstração da violação. No Brasil, essa violação é enquadrada no artigo 195, III, da LPI (emprego de meio fraudulento para desviar clientela) e no artigo 209 (atos de concorrência desleal tendentes a criar confusão). A análise centra-se em dois eixos: o risco de confusão e o risco de associação.
4.1. Risco de Confusão Direta
O risco de confusão direta ocorre quando o consumidor adquire um produto pensando ser outro. É o erro sobre a identidade do produto ou serviço. Isso acontece frequentemente em gôndolas de supermercados ou farmácias, onde a compra é rápida e a atenção do consumidor é reduzida. O imitador utiliza cores, fontes e layouts tão semelhantes ao original que o consumidor é induzido a erro, levando o produto do concorrente (o "parasita") acreditando ser o da marca líder (o "hospedeiro").
A análise da confusão não deve ser feita comparando os produtos lado a lado em detalhes minuciosos, mas sim pela "impressão de conjunto" (overall impression) que eles causam na memória do consumidor. Aplica-se aqui a teoria da Gestalt, segundo a qual a percepção do todo é diferente e mais forte do que a soma das partes isoladas. O magistrado deve buscar a percepção do "homem médio" (homo medius), dotado de inteligência e perspicácia medianas, e não a de um especialista.
4.2. Risco de Associação Indevida
A proteção ao trade dress vai além da confusão direta. O risco de associação ocorre quando o consumidor, embora perceba que os produtos não são idênticos, acredita que existe alguma ligação econômica, licenciamento ou patrocínio entre as empresas devido à semelhança das apresentações.
Neste cenário, o infrator não necessariamente engana o consumidor a ponto de fazê-lo comprar o produto errado, mas "pega carona" (free riding) no prestígio, na publicidade e na reputação construída pelo titular do trade dress original. A associação indevida dilui a força distintiva do conjunto-imagem original e configura enriquecimento sem causa, pois o imitador poupa investimentos em criação e marketing ao se aproximar visualmente do líder de mercado. O STJ reconhece que a usurpação de vantagem alheia decorrente da associação é uma forma de concorrência desleal que justifica a intervenção do Judiciário.
4.3. Reprodução Objetiva vs. Subjetiva
A violação pode se dar por reprodução objetiva (cópia servil), onde o conjunto-imagem é replicado quase identicamente, visando a confusão direta e imediata. Ou pode ocorrer por reprodução subjetiva, que é mais sutil: o infrator copia os elementos principais (layout, esquema de cores, disposição gráfica) criando uma "atmosfera" semelhante, sem copiar exatamente cada detalhe. O objetivo aqui é gerar a associação indevida, sugerindo ao consumidor que o produto possui as mesmas qualidades e origem do original.
5. A Importância da Prova Pericial: A Jurisprudência do STJ
Um ponto crucial e controverso na dogmática do trade dress no Brasil é o meio de prova da violação. Historicamente, muitos magistrados decidiam com base na mera comparação visual das fotografias dos produtos (o chamado "olhômetro"), aplicando suas próprias percepções para decidir se havia ou não confusão.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou um entendimento rigoroso sobre a necessidade de prova técnica. No julgamento do Recurso Especial nº 1.353.451/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, a Corte estabeleceu que a análise da violação de trade dress é uma questão fática que exige perícia técnica.
O STJ argumenta que, como o trade dress não é sujeito a registro (ato que conferiria presunção de exclusividade), sua proteção não pode ser banalizada a ponto de criar monopólios indevidos com base em impressões subjetivas de juízes. É imprescindível o auxílio de um perito para avaliar aspectos complexos como: (i) o mercado em que o bem está inserido; (ii) os hábitos de consumo e o grau de atenção do consumidor comum daquele nicho; (iii) as técnicas de propaganda e marketing utilizadas; e (iv) a época em que o produto foi lançado.
Este entendimento foi reafirmado no REsp 1.591.294/PR e no REsp 1.778.910/SP, onde a Corte anulou acórdãos que se basearam apenas na observação visual das embalagens, caracterizando tal prática como cerceamento de defesa. A perícia técnica tornou-se, portanto, a ferramenta indispensável para aferir objetivamente a distintividade do conjunto, a ausência de funcionalidade e a potencialidade de confusão ou associação, afastando o subjetivismo judicial.
Contudo, observa-se ainda uma resistência em alguns tribunais estaduais, como o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que em certos casos dispensa a perícia quando a cópia é considerada grosseira ou evidente, aplicando o poder instrutório do juiz (art. 370 do CPC) para julgar com base nas provas documentais. Essa divergência demonstra que, embora a dogmática do trade dress esteja amadurecendo, a sua aplicação processual ainda enfrenta desafios de uniformização.
6. Conclusão
A proteção do trade dress no Brasil, embora desprovida de tipificação legal específica, encontra alicerce sólido na repressão à concorrência desleal. Contudo, para que essa tutela não se transforme em um instrumento de restrição indevida da livre concorrência, a verificação dos requisitos de proteção deve ser rigorosa.
A distintividade deve ser comprovada, separando o que é genérico do que é singular; a funcionalidade deve ser afastada, garantindo que soluções técnicas permaneçam livres; e a confusão deve ser atestada não pela subjetividade do julgador, mas por prova pericial técnica que analise o mercado e o comportamento do consumidor. Somente através deste tripé dogmático — distintividade, não funcionalidade e prova técnica da confusão — é possível equilibrar os direitos de propriedade intelectual com os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência.
Texto publicado originalmente em Blog Trade Dress Brasil em 7 jan/2026, por Walter Calza Neto.