1. Introdução
Atuando como perito judicial junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo e com a experiência de mais de 20 anos de Propriedade Intelectual, tenho identificado que muitos advogados não conduzem as ações de violação de marca e trade dress [1] da melhor forma, muitas vezes comprometendo o resultado da ação em detrimento de seus clientes.
Detalhes simples e mudança de foco podem fazer a diferença e garantir o sucesso da ação, evitando que terceiros utilizem de forma assemelhada ou ilegal as marcas e Trade Dress dos clientes.
Vale observar que por entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ações que tratam de violação de trade dress dependem da realização de perícia como se observa abaixo:
RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMPARAÇÃO NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM SIMPLES OBSERVAÇÃO DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS EM CONFRONTO. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA. 1. A fim de se concluir pela existência de concorrência desleal decorrente da utilização indevida do conjunto-imagem de produto da concorrente é necessária a produção de prova técnica ( CPC/73, art. 145). O indeferimento de perícia oportunamente requerida para tal fim caracteriza cerceamento de defesa 2. Recurso especial provido. ( RECURSO ESPECIAL Nº 1.778.910 - SP (2016/0185736-0) RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI).
Portanto o requerimento e condução corretos da perícia são fundamentais para o sucesso desses casos.
2. Prova da titularudade do direito alegado
Assim, o primeiro passo é a comprovação efetiva do direito cuja violação se alega.
Se o objeto da ação é a violação de uma marca, a tarefa é mais simples, bastando levar aos autos a comprovação de registro da marca junto ao INPI, fornecendo o máximo de elementos sobre o registro da marca possível.
O certificado de registro expedido pelo INPI é fundamental.
A comprovação de nome empresarial, registro de nomes de domínio, de anterioridade de uso da marca nas redes sociais e relevância nas pesquisas na internet (esses dois últimos casos com comprovação de metadados) podem ser bastante úteis para mostrar a distinguibilidade intrínseca da marca em seu nicho de mercado.
Contudo, se o ativo de propriedade intelectual violado for o trade dress, deve-se ter mais cuidado.
Tendo em vista que o trade dress não decorre de previsão legal, mas sim de construção jurisprudencial e doutrinária, inexiste um mecanismo de registro formal sendo necessário comprovar a peculiaridade, ou seja, a inexistência de um padrão de mercado.
O trade dress, para gozar de exclusividade, precisar ter características únicas que levem o consumidor, ao se deparar com determinado trade dress imediatamente associar ele à empresa que ele representa. Do contrário, inexistindo peculiaridade, não há como haver proteção.
O trade dress pode estar presente em uma embalagem, na fachada o estilo estético de um estabelecimento ou ainda na apresentação estética de um website. O trade dress é o conjunto de elementos visuais que leva o consumidor a criar uma ligação com a empresa e produto identificados.
Assim, para alegar sua violação é necessário que se comprove a utilização do trade dress ao longo do tempo. A melhor forma de se fazer isso é por meio de catálogos, anúncios, publicações em redes sociais e websites, desde que haja comprovação firme e efetiva da cronologia.
Ferramentas de coleta de conteúdo digital como a fornecida pela verifact [2], por exemplo, e comprovação de conteúdo dos websites ao longo do tempo com ferramentas como waybackmachine [3] são excelentes para produzir tais provas.
Além disso é importante demonstrar que o trade dress alegado não possui caráter funcional cuja exclusividade prejudicaria o desenvolvimento econômico dos demais concorrentes.
Desta forma, em se tratando de trade dress é fundamental comprovar:
a) Novidade;
b) Peculiaridade;
c) Cronologia, com metadados;
d) Inexistência de padrão de mercado;
e) Inexistência de caráter funcional.
3. Prova de violação do direito reclamando
Comprovada a titularidade e existência do direito cuja violação se reclama, é importante demonstrar todos os elementos que configuram a imitação ou referência que possam representar a alegada violação.
Nesse sentido é fundamental realizar uma pesquisa prévia para saber se o suposto violador possui direito de exclusividade ou utilização anterior ao autor da ação.
Importante fazer testes de confrontação entre as marcas e/ou trade dresses demonstrando, ponto a ponto, de forma objetiva e clara todos os elementos que se entende reproduzidos.
Utilização de ferramentas como desfoque, identificação das paletas de cor utilizando padrões como pantone por exemplo podem contribuir muito para o sucesso da ação.
A metodologia de demonstração da violação deve ser clara e objetiva.
4. Parecer técnico
Nas ações que tratam da violação de marcas e/ou trade dress, como já mencionado acima, certamente existirá a realização de perícia técnica, sendo altamente recomendada a contratação de um assistente técnico que auxilie o advogado durante a fase pericial.
Nessa linha, recomenda-se a contratação do assistente técnico desde o início da elaboração da ação, sendo muito prudente a elaboração de um parecer técnico antes da elaboração da ação. Com o parecer técnico em mãos o advogado poderá redigir a ação de forma mais objetiva, enxuta e focada nos pontos efetivamente relevantes.
Podemos afirmar que a existência de um parecer técnico pode auxiliar o perito na busca das informações necessárias e relevantes para elucidação dos pontos controvertidos.
5. Requerimento de prova pericial
Outro ponto crucial é a elaboração do pedido de perícia técnica. Pedidos genéricos acabam por terceirizar ao Magistrado a definição dos pontos controvertidos, baseando-se na interpretação dos fatos narrados pelas partes.
É altamente recomendável a elaboração de um pedido de perícia técnica detalhando-se exatamente os pontos que se entende controvertidos e explicando o que se pretende comprovar com cada um dos elementos requeridos.
Detalhar o que se pretende ver esclarecido com a perícia técnica é um dos pontos que pode definir a qualidade da perícia à ser realizada.
Assim, explicar que se quer ver confirmada a violação, os impactos econômicos, a configuração de concorrência desleal e a apuração do quantum de eventual dano material configurado, como exemplo, pode balizar um trabalho pericial completo e favorável ao deslinde da ação.
6. Despacho saneador
Feito o requerimento de perícia técnica, a tendência é que o magistrado, no despacho saneador, defira o pedido e delimite os pontos controvertidos.
Tenho visto que uma parte dos advogados dá pouca importância a este crucial momento processual.
A análise dos pontos controvertidos fixados no despacho saneador pode definir a qualidade do laudo e o sucesso ou não da ação.
Desta forma, caso o advogado identifique que o despacho saneador, ao fixar os pontos controvertidos, desviou-se do quanto pretendido ou deixou de abarcar ponto que entende ser importante, de imediato deve peticionar requerendo a ampliação ou adequação dos pontos controvertidos fixados, justificando a solicitação.
De nada adianta deixar fixar os pontos controvertidos de forma equivocada ou incompleta e querer, ao elaborar quesitos, ampliar o escopo dos trabalhos periciais. O Código de Processo Civil limita o trabalho do perito aos pontos controvertidos fixados pelo Magistrado.
Assim, redobre a atenção nos pontos controvertidos fixados solicitado sua retificação sempre que necessário.
7. Preparação de quesitos
Como dito acima, em razão da tendência de ser designada perícia técnica para apuração da violação e seus desdobramentos, recomenda-se a contratação de um assistente técnico para a elaboração de um parecer prévio.
Do mesmo modo, os quesitos devem ser elaborados com auxílio do Assistente Técnico, para que haja foco nos elementos importantes dos autos.
Quesitos desnecessários ou que não tenham relação direta com o objeto da perícia em nada contribuem para o esclarecimento dos pontos controvertidos, apenas tumultuando os autos e os trabalhos periciais [4].
Antes de elaborar os quesitos, é recomendável traçar um mapa mental verificando os pontos que se pretende ver comprovados, conduzindo os quesitos de forma objetiva e organizada neste sentido.
Uma vez apresentado o laudo pericial, é possível que alguns pontos não tenham sido esclarecidos de forma suficiente permitindo-se às partes a apresentação de quesitos suplementares [5].
Tenho visto que muitos advogados, ao elaborar quesitos suplementares acabam fazendo ataques diretos à capacidade técnica ou à honra subjetiva do perito. Tal prática em nada contribui para o sucesso da ação. Os quesitos suplementares se prestam a uma melhor explicação de divergências ou dúvidas sobre os pontos constantes do laudo ou divergência com laudo suplementar.
Caso o resultado do trabalho demonstre a falta de capacidade técnica do perito, nos termos do artigo 468 § 1º do CPC pode ser requerida sua substituição.
Concluindo, muito do sucesso de uma ação de reconhecimento de violação de marca ou de trade dress está atrelada a correta fixação dos pontos controvertidos e a elaboração de quesitos claros, organizados e objetivos.
8. Amostra dos produtos sob confronto
Outro ponto que merece destaque é o fornecimento pelas partes de amostras do que se pretende ver confrontado, sejam embalagens ou produtos.
Muito embora as perícias estejam limitadas à confrontação efetiva dos produtos e direitos das partes representadas nos autos, para fins de configuração ou não de padrão de mercado é recomendável o fornecimento de embalagens e/ou produtos de outros competidores do mesmo mercado.
Se o objeto a ser confortado for fachada ou o estilo estético de lojas ou estabelecimentos comerciais, ou ainda de websites, é crucial o fornecimento de material detalhado demonstrando os elementos que se entende violados.
Um erro que tenho visto nas ações é o fornecimento de poucos elementos que possam comprovar as alegações deas partes e um esforço para, por meio de elaboração de quesitos, tentar suprir a falta de prova.
Por mais que o dever do perito seja identificar a violação ou não do direito alegado, o ônus probatório cabe às partes.
Portanto é fundamental a preparação de um conjunto probatório contundente, claro, organizado e objetivo para facilitar a compreensão do magistrado e o trabalho do perito.
Uma máxima que sempre se confirma é: “quem está revestido pelo direito não precisa de muitos argumentos, basta uma prova clara e objetiva”.
9. Prova de concorrência
Ponto que também merece grande destaque é a comprovação de concorrência efetiva entre as partes.
Como bem firmou o Ilustre pensador da matéria Denis Borges: “ABANDONADA A IDÉIA DE QUE A MARCA REGISTRADA SE EXERCE NUMA CLASSE a definição do direito passa assim pela análise da efetiva concorrência, em especial pela noção de SUBSTITUIBILIDADE DE PRODUTOS E DE SERVIÇOS.”(g.n.).
No mesmo sentido: “A identidade objetiva pressupõe uma ANÁLISE DE UTILIDADE DO BEM ECONÔMICO: haverá competição mesmo se dois produtos sejam dissimilares, desde que, na proporção pertinente, eles ATENDAM A ALGUM DESEJO OU NECESSIDADE EM COMUM. Assim, e utilizando os exemplos clássicos, a manteiga e a margarina, o café e a chicória, o álcool e a gasolina. É necessário que a similitude objetiva seja apreciada em face do consumidor relevante” [6]. (g.n.)
Portanto, independente da classificação internacional de NICE é fundamental comprovar que as empresas e/ou os produtos são diretamente concorrentes, atendendo aos mesmos anseios dos consumidores.
10. Prova de cronologia
Outra demonstração fundamental é a cronologia. Tendo em vista que tanto a marca quanto o trade dress tem como elemento essencial a novidade, é necessário comprovar a anterioridade de registro da marca ou a utilização do trade dress, do contrário a tendência de um resultado negativo é grande.
Assim, utilizando ferramentas e documentos que comprovem com efetividade as datas de utilização e lançamento dos ativos de Propriedade Intelectual, o advogado poderá comprovar a anterioridade e novidade necessárias à configuração da utilização indevida e, por consequência, que configurar a concorrência desleal.
11. Prova de prejuízo econômico ou benefício da outra parte
Também merece destaque a necessidade de comprovação de prejuízo econômico da parte violada e/ou benefício econômico da parte violadora.
Por mais que inúmeros fatores econômicos possam influenciar o faturamento de uma empresa, caso seja comprovado nos autos uma diminuição de faturamento da parte violada, simultaneamente a um crescimento de faturamento da parte violadora e que tais fatos sejam contemporâneos à violação, tal comprovação poderá servir de métrica para a comprovação de dano material indenizável.
12. Prova de confusões havidas
Também tem grande força na identificação das possibilidades de confusão/conexão a prova efetiva de episódios de confussão por parte de clientes e/ou fornecedores. Uma violação que dura 10 anos e não tem uma prova sequer de confusão efetiva acaba gerando uma presunção de possibilidade de convivência pacífica.
Por outro lado, a comprovação nos autos de situações efetivas de confusão por parte de consumidores ou fornecedores, desde que reais e críveis, acaba por dar segurança ao perito e ao magistrado da impossibilidade de convivência pacífica e efetiva confusão e/oi associação.
Desta forma, sempre que possível, recomenda-se comprovar a ocorrência efetiva de situações de confusão/conexão.
13. Da conclusão
Assim, um conjunto probatório enxuto, bem-preparado com auxílio de um assistente técnico, tomando-se o devido cuidado com o despacho saneador e pontos controvertidos fixados, com quesitos objetivos e contundentes acaba sendo fundamental ao sucesso de uma ação.
Quanto menor a quantidade e maior a qualidade dos documentos, maiores as chances de sucesso de uma ação.
Quanto mais enxutos, objetivos e claros os argumentos, maior a chance de sucesso de uma ação.
Assim, em sua próxima ação judicial em razão de violação de marcas e/ou trade dress contrate um assistenets técnico, cuide do requerimento de perícia, despacho saneador, provas e quesitos com carinho e máxima atenção. Com isso tanto o magistrado quanto o perito poderão compreender o caso e ter elementos sobre os quais possam apoiar suas conclusões e decisões.
[1] O trade dress, referido em português pela expressão “conjunto-imagem” pode ser definido como um complexo conjunto de elementos visuais e sensíveis como: cores, formatos, grafismos, tipografias, formatos, texturas, desenhos, mancha gráfica e outros, que quando combinados tornam peculiar, memorável e suficientemente distintiva a apresentação de um produto, estabelecimento comercial ou serviço.
[6] * "A semelhança gráfica, a identidade de natureza fonética e a similitude nos ramos da atividade comercial, que possam provocar confusão entre o público consumidor, caracterizam concorrência desleal e ensejam abstenção de uso. (TJESP, AC nº 107.127-1-SP, de 9.03.89, in RJTJSP/LEX-119/235-238). * Mandado de segurança - marca comercial - o registro de marca deve obedecer aos requisitos de distinguibilidade, novidade relativa, veracidade e licitude. Buscam, além disso, evitar repetições ou imitações que levem terceiros, geralmente o consumidor, a engano. De outro lado, cumpre observar a natureza da mercadoria. Produtos diferentes, perfeitamente identificáveis e inconfundíveis, podem, porque não levam aquele engano, apresentar marcas semelhantes. Rel. Ministro Liz Vicente Cernicchiaro, por unanimidade, conceder o mandado de segurança. *Tribunal de Justiça de São Paulo Ementa. Propriedade industrial - Marca - Proteção - Uso da marca La Rochelle por um restaurante e por uma panificadora e confeitaria - Gênero comercial da alimentação - Possibilidade de gerar confusão entre os consumidores - Registro pertencente ao restaurante - Ação procedente - Recurso não provido. Apelação Cível n. 222.281-1 - São Paulo - 21.02.95 Apelante: La Rochelle Paes e Doces Ltda - Apelada: Saint Thomás Restaurante Ltda. * Propriedade industrial - Marca - Abstenção de uso - Inadmissibilidade - Laboratório médico e de análises clínicas - Impossibilidade de confusão pelo usuário - Atividades, ademais, requisitadas por profissionais da área que sabem distinguir a especialidade de uma e outra - Recurso não provido. (Relator: Jorge Tannus - Apelação Cível n. 206.846-1 - Santo André - 09.06.94)
Texto publicado originalmente em Jusbrasil em 12 jul/2022, por Walter Calza Neto.