Perícia em ações de propriedade intelectual: quando, como e por quê

"Está na cara que é cópia." Em ação de propriedade intelectual, essa frase costuma ser o ponto de partida do cliente e raramente basta para o juiz. Semelhança entre marcas, risco de confusão entre embalagens, distintividade de um conjunto-imagem, anterioridade de uso e valor do dano são questões de fato que dependem de conhecimento técnico. É nesse espaço que entra a perícia.

Este texto reúne, de forma prática, quando a prova pericial é necessária nas ações de marca, trade dress, desenho industrial, patente, direito autoral e concorrência desleal, o que ela costuma responder, como formular bons quesitos, como se chega ao valor da violação e por que a prova técnica rende mais quando começa antes da inicial.

1. Quando a perícia é necessária

A regra está no Código de Processo Civil: quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz é assistido por perito (CPC, art. 156). A perícia só é indeferida quando a prova do fato não depende de conhecimento especial, quando é desnecessária diante de outras provas ou quando a verificação é impraticável (CPC, art. 464, § 1º).

Nas ações de propriedade intelectual, essas exceções são estreitas. O STJ, no REsp 1.353.451/MG (3ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/09/2017), tratou de um caso de embalagens assemelhadas e firmou três ideias que seguem atuais:

• o trade dress, sem registro próprio, é protegido pela repressão à concorrência desleal (LPI, art. 209), e essa proteção não pode ampliar o que seria devido pelo registro;
• por isso, o simples confronto "marca a marca" não basta para presumir o risco de confusão;
• a confusão é questão fática, sujeita a exame técnico, e dispensar a perícia para decidir com base em máximas da experiência cerceia o direito de defesa.

Na prática, quem afirma a cópia precisa demonstrá-la com método, e quem se defende tem direito de ver essa demonstração submetida ao contraditório técnico.

2. O que a perícia costuma responder

O objeto varia conforme o direito discutido, mas algumas perguntas se repetem:

• Semelhança e confusão: os sinais, embalagens ou produtos são semelhantes a ponto de gerar confusão ou associação no público-alvo?
• Distintividade: o que foi reproduzido é distintivo ou é funcional e de uso comum no segmento?
• Anterioridade: quem usou primeiro, onde, por quanto tempo e de que forma?
• Efeitos no mercado: há indícios concretos de desvio de clientela ou associação indevida?
• Valor do dano: quanto vale a violação, segundo os critérios da Lei da Propriedade Industrial?

Em trade dress, a análise não se faz com dois produtos lado a lado sobre a mesa. O consumidor não compara; ele lembra. A compra acontece em segundos, na gôndola ou na tela, com a lembrança imperfeita do produto conhecido. Por isso a perícia avalia a impressão de conjunto no contexto real de compra, considerando público-alvo, grau de atenção e canais de venda, e separa o que é distintivo do que é funcional ou comum no segmento, porque isso não pertence a ninguém.

3. Quesitos e assistente técnico

O laudo responde ao que foi perguntado. Por isso, boa parte do caso se define nos 15 dias seguintes à intimação da nomeação do perito, prazo em que as partes podem arguir impedimento ou suspeição, indicar assistente técnico e apresentar quesitos (CPC, art. 465, § 1º).

Dois exemplos mostram a diferença entre um quesito genérico e um específico:

• Genérico: "As marcas são parecidas?" Específico: "Considerando a compra rápida em supermercado, a impressão de conjunto das embalagens (cores, disposição e tipografia) é apta a gerar confusão ou associação?"
• Genérico: "Houve prejuízo?" Específico: "Quanto a ré faturou com os produtos questionados no período, segundo os documentos fiscais, e qual seria a remuneração de uma licença de uso?"

Quesito também não é argumento. Pedir que o perito "confirme que houve cópia" é formular tese, e o juiz pode indeferir quesitos impertinentes (CPC, art. 470, I). Se surgirem fatos novos durante a diligência, a parte ainda pode apresentar quesitos suplementares (CPC, art. 469).

O assistente técnico é de confiança da parte e não está sujeito a impedimento ou suspeição (CPC, art. 466, § 1º). Ele acompanha as diligências e pode apresentar parecer sobre o laudo no mesmo prazo de 15 dias dado às partes para se manifestar (CPC, art. 477, § 1º). Indicado antes do prazo dos quesitos, ajuda a formulá-los com base técnica.

4. Quanto vale a violação

A condenação costuma ser o começo; o número vem da perícia. A LPI determina que os lucros cessantes sejam calculados pelo critério mais favorável ao prejudicado, entre três (art. 210):

• os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido;
• os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação;
• a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular pela concessão de uma licença.

Cada critério depende de uma base documental diferente: dados do próprio titular, faturamento e margens do infrator ou taxas de licenciamento praticadas no segmento. Sem notas fiscais, SPED, relatórios de vendas e contabilidade, o cálculo vira estimativa, e o pedido de exibição de documentos (CPC, art. 396) no momento certo costuma ser decisivo. Um bom laudo calcula os cenários possíveis e mostra a diferença entre eles, para que a escolha do critério seja informada.

Na maioria dos casos, esse cálculo acontece na liquidação por arbitramento. Se não puder decidir de plano com os pareceres e documentos apresentados, o juiz nomeia perito (CPC, arts. 509, I, e 510).

5. Antes do processo

Em propriedade intelectual, a prova se perde rápido: o produto sai de linha, o site muda, o estoque desaparece. Três ferramentas ajudam a organizar a prova técnica antes da inicial:

• Produção antecipada de prova, cabível quando há risco de a prova se perder, quando ela pode viabilizar um acordo ou quando conhecer os fatos pode evitar ou justificar a ação (CPC, art. 381, I a III).
• Preservação organizada: amostras dos produtos com nota fiscal e data de compra; páginas, anúncios e perfis com URL, data e hora; ata notarial do conteúdo on-line (CPC, art. 384); histórico de uso da marca; relatos de clientes confundidos, com data e canal.
• Parecer técnico prévio, que mostra se a semelhança ou o dano se sustentam antes de investir na ação. Pareceres técnicos suficientes podem até dispensar a perícia judicial (CPC, art. 472).

O mesmo caso pode seguir dois caminhos: perícia pedida na réplica, com o produto já fora de linha, ou amostras guardadas e parecer pronto antes da inicial. A diferença costuma aparecer no laudo.

Checklist rápido

• A controvérsia depende de conhecimento técnico (semelhança, confusão, distintividade, valor)?
• As amostras, páginas e documentos foram preservados com data e origem?
• Há parecer técnico prévio que oriente a estratégia?
• O assistente técnico foi indicado a tempo de ajudar nos quesitos?
• Os quesitos são específicos e ligados ao contexto real de compra?
• Os documentos necessários para calcular o dano já foram requeridos?

Perícia não é formalidade. Em propriedade intelectual, costuma ser a prova que transforma a impressão de cópia em fato demonstrado, ou que mostra que a semelhança não se sustenta.