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Prova pericial

Elementos cruciais sobre violação de Marca e de Trade Dress sob a ótica da Perícia

Por Walter Calza Neto · · publicado originalmente em Jusbrasil

A proteção à marca registrada e ao conjunto-imagem (trade dress) constitui um dos pilares da tutela jurídica da propriedade industrial, conforme estabelecido na Lei nº 9.279/1996 ( Lei da Propriedade Industrial – LPI). Essa proteção visa não apenas resguardar a identidade visual e distintiva de produtos e serviços no mercado, como também prevenir práticas de concorrência desleal, a exemplo da apropriação indevida de sinais distintivos não registrados, mas que, pelo uso reiterado e reconhecimento mercadológico, gozam de distintividade e associatividade perante o público consumidor.

Dentre os instrumentos de efetivação dessa tutela, a atuação pericial assume papel de destaque, especialmente em demandas que envolvem alegações de imitação de trade dress. A complexidade inerente ao conceito de conjunto-imagem, que abrange desde aspectos estéticos até elementos funcionais de apresentação visual, exige análise técnica especializada que vá além da simples comparação visual de fotografias ou produtos por parte do juízo.

Tal entendimento foi expressamente consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial pela Quarta Turma em 2019 ( REsp 1733826/SP), ocasião em que se fixou que a comparação de imagens, por si só, não é suficiente para caracterizar a violação ao trade dress. Segundo a relatora, Ministra Isabel Gallotti, a ausência de tipificação legal do trade dress e a impossibilidade de seu registro formal impõem uma análise casuística, na qual se torna “imprescindível” o auxílio de prova pericial.

Nesse julgamento, entendeu-se que a perícia deve avaliar aspectos como: (i) os hábitos de consumo do público-alvo; (ii) as estratégias de marketing empregadas; (iii) o grau de atenção exigido do consumidor médio; (iv) o tempo de mercado da apresentação visual alegadamente imitadora; e (v) o potencial de confusão entre os produtos concorrentes. A ausência dessa análise técnica, quando requerida, configura cerceamento de defesa, como restou reconhecido no referido caso, ensejando a anulação da sentença e do acórdão confirmatório para permitir a produção da prova pericial requerida.

O precedente reforça, assim, o papel técnico da perícia como meio de prova qualificado na apuração da veracidade das alegações de imitação visual e concorrência desleal. Sua ausência pode comprometer a formação de um juízo de valor fundado em critérios objetivos, técnico-científicos e mercadológicos, comprometendo o próprio exercício da jurisdição em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa ( CF, art. 5º, LV).

Portanto, diante da natureza complexa e multifatorial do trade dress, a atuação pericial é não apenas recomendável, mas necessária para assegurar uma análise isenta, técnica e eficaz da controvérsia, evitando decisões baseadas exclusivamente na percepção subjetiva do julgador, o que fragiliza a segurança jurídica e o equilíbrio concorrencial.

2. MARCA E TRADE DRESS: FUNDAMENTOS JURÍDICOS

A marca, nos termos do artigo 129 da Lei nº 9.279/1996 ( LPI), constitui um dos elementos centrais da propriedade industrial, conferindo ao seu titular o direito exclusivo de uso em todo o território nacional, desde que regularmente registrada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A marca registrada identifica produtos ou serviços, diferenciando-os dos concorrentes, e se traduz em ativo intangível de elevado valor estratégico. Sua função essencial é evitar a confusão no mercado e preservar a origem empresarial, assegurando, assim, a lealdade da concorrência e a confiança do consumidor.

Em contrapartida, o trade dress, ou conjunto-imagem, embora não possua definição ou previsão normativa expressa na LPI, é construído doutrinariamente como um desdobramento da repressão à concorrência desleal, prevista nos artigos 195 e seguintes da mesma lei. O trade dress compreende a configuração visual global de um produto, serviço ou estabelecimento comercial, englobando aspectos como forma, cor, disposição gráfica, estilo de embalagem, ambientação e apresentação de vitrines ou websites. Sua proteção jurídica decorre da originalidade e da capacidade distintiva, e está condicionada à ausência de funcionalidade, elemento que, se presente, afasta a possibilidade de proteção sob essa teoria.

A jurisprudência pátria, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de tutela do trade dress quando restar demonstrado que sua reprodução por terceiro induz o consumidor a erro quanto à origem empresarial do produto ou serviço, configurando concorrência desleal nos moldes do art. 195, III, da LPI. Importa destacar que, diferentemente da marca, que demanda registro formal para que se constitua o direito exclusivo (salvo nas hipóteses de marca notoriamente conhecida, art. 126 da LPI), o trade dress prescinde de registro, sendo protegido pela via judicial mediante prova da distintividade, do uso contínuo e do potencial confusório da imitação.

Em julgado paradigmático, a Quarta Turma do STJ decidiu que a verificação de imitação de trade dress não pode se dar com base apenas na comparação visual de fotografias pelo magistrado, sendo imprescindível a produção de prova pericial técnica. Nesse entendimento, consignou-se que o conjunto-imagem é formado por diversos elementos subjetivos e objetivos que exigem a análise especializada de aspectos mercadológicos, comunicacionais e comportamentais do consumidor médio, sem o que não se pode aferir com segurança a ocorrência da violação.

Ressalte-se, ainda, que a proteção jurídica do trade dress se ancora nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da repressão ao abuso de poder econômico, previstos no art. 170 da Constituição Federal, além de estar em consonância com o art. 10 bis da Convenção da União de Paris, internalizada no ordenamento brasileiro, que obriga os Estados signatários a assegurar a repressão efetiva aos atos de concorrência desleal, incluindo a criação de confusão com os estabelecimentos, produtos ou atividades de um concorrente.

Portanto, marca e trade dress operam sob fundamentos distintos: a primeira, baseada em registro administrativo e em direitos positivos definidos em lei; o segundo, construído jurisprudencial e doutrinariamente como expressão da vedação à imitação desleal e ao parasitismo comercial, cuja constatação exige análise casuística rigorosa, fundamentada em elementos probatórios de natureza técnica e mercadológica.

3. A PROVA DA DISTINTIVIDADE, NOVIDADE E ORIGINALIDADE NO TRADE DRESS: NECESSIDADE DE ROBUSTEZ PROBATÓRIA

A proteção jurídica conferida ao trade dress encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro por meio da repressão à concorrência desleal, sobretudo com fundamento no art. 195, III, da Lei nº 9.279/1996 ( LPI). Contudo, diferentemente da marca, que depende de registro para conferir exclusividade, o conjunto-imagem somente será tutelado judicialmente se demonstradas, de forma cabal, suas qualidades distintivas, originais e não funcionais. Essa exigência decorre do fato de que o trade dress não é protegido por presunção legal, exigindo-se, portanto, prova efetiva de sua notoriedade e anterioridade no uso.

A distintividade intrínseca diz respeito à capacidade do conjunto visual de individualizar determinado produto ou serviço no mercado, afastando-se de configurações genéricas ou funcionais comuns ao segmento. Já a originalidade pressupõe que a composição visual não seja mera reprodução de elementos estéticos amplamente difundidos, mas resultado de elaboração estética própria e criativa. Por fim, a novidade exige que o trade dress tenha sido adotado em momento anterior àquele em que o concorrente supostamente o imitou, e que essa adoção seja publicamente verificável.

Nesse contexto, a produção de prova robusta e cronologicamente segura é essencial para sustentar a pretensão do autor da ação. Tal prova deve ir além de meros registros descritivos ou testemunhos genéricos. Elementos documentais comprovadamente datados, como arquivos digitais com metadados de criação, modificações e publicação, registros de campanhas publicitárias, postagens em redes sociais, datas de lançamento em websites institucionais ou marketplaces, bem como notas fiscais e catálogos comerciais, podem ser decisivos para demonstrar a anterioridade de uso do trade dress em relação à conduta alegadamente imitadora.

A jurisprudência já reconheceu, inclusive, que a ausência de prova objetiva da cronologia e da efetiva distintividade pode fragilizar a pretensão de proteção do trade dress, resultando em improcedência da demanda ou em reversão da medida inibitória. Por essa razão, o laudo pericial, quando produzido, deve conter análise técnica não apenas da semelhança visual, mas também da cronologia de adoção dos elementos que compõem o conjunto-imagem, com referência a documentos digitais auditáveis.

Importa destacar que, em um cenário cada vez mais digitalizado, a verificação de metadados em arquivos de imagem, vídeos promocionais, layouts de embalagens ou postagens originais representa uma técnica eficaz para comprovar o uso originário do trade dress, garantindo a confiabilidade da prova. Tais dados podem ser analisados em perícia técnica, mediante softwares forenses, e servem para conferir autenticidade e temporalidade às alegações da parte interessada.

Assim, a efetividade da proteção jurídica ao trade dress repousa diretamente na capacidade da parte autora de comprovar a distintividade, originalidade e anterioridade de seu conjunto-imagem, por meio de prova técnica e documental sólida, apta a afastar qualquer dúvida quanto à legitimidade do direito invocado.

4. A PERÍCIA TÉCNICA NAS AÇÕES DE VIOLAÇÃO DE MARCA E TRADE DRESS

A perícia técnica ocupa posição central nas ações judiciais que envolvem a alegação de violação de marca ou de trade dress. Tais litígios, por envolverem bens intangíveis cuja percepção está atrelada a aspectos visuais, sensoriais e mercadológicos, exigem uma apuração probatória que transcende a análise subjetiva do julgador, sendo necessário o auxílio de um expert capaz de traduzir tecnicamente os elementos relevantes ao deslinde da controvérsia.

4.1 Função e abrangência da prova pericial

A prova pericial, nesse contexto, tem por finalidade produzir elementos objetivos e tecnicamente fundamentados que permitam ao magistrado compreender e valorar:

  • a similaridade gráfica, fonética e conceitual entre os sinais distintivos ou os conjuntos visuais;
  • a possibilidade de confusão ou associação indevida no público consumidor médio, considerado seu grau de atenção, hábitos de consumo e o contexto concorrencial;
  • a ocorrência de desvio de clientela, diluição da força distintiva ou aproveitamento parasitário da reputação do titular da marca ou do conjunto-imagem;
  • a extensão do dano material sofrido, mediante apuração de lucros cessantes, enriquecimento sem causa do infrator ou perda de mercado;
  • a cronologia da adoção e uso do trade dress, elemento crucial à sua proteção jurídica, a partir da análise de evidências técnicas como metadados, arquivos digitais, datas de campanhas e histórico de uso comercial.

É comum que a quantificação do prejuízo seja postergada para a fase de liquidação de sentença, via arbitramento, dada a complexidade na mensuração dos danos no curso da fase cognitiva. Ainda assim, a perícia realizada nesse momento processual já é relevante para caracterizar o ilícito e fundamentar eventual condenação genérica.

4.2 A indispensabilidade da prova técnica no trade dress

A relevância da perícia adquire contornos ainda mais acentuados nas ações que versam sobre imitação de trade dress, cuja proteção, por não decorrer de registro formal, depende integralmente da demonstração técnica da distintividade intrínseca, originalidade e anterioridade de uso. Em julgado paradigmático de 2019 ( REsp 1.733.826/SP), a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento vinculante ao reconhecer que a mera comparação de fotografias pelo magistrado não é suficiente para aferir a existência de concorrência desleal por imitação de conjunto-imagem, sendo imprescindível a realização de perícia técnica especializada.

Naquele caso, a ministra relatora Isabel Gallotti afirmou que o conjunto-imagem é formado por uma pluralidade de elementos, estéticos, simbólicos, comunicacionais e funcionais, cuja análise exige a atuação de perito capacitado para examinar dados de mercado, perfis de consumidores, estratégias de marketing, grau de atenção do público e outros fatores determinantes para aferição da imitabilidade ou da associação indevida.

Tal entendimento reforça que, sem uma instrução probatória robusta e tecnicamente embasada, as alegações de imitação de trade dress carecem de substância, podendo comprometer a efetividade da tutela jurisdicional. Por isso, a atuação pericial não pode se limitar à avaliação superficial ou estática das formas visuais; deve, ao contrário, aplicar metodologia científica para avaliar a semelhança sob a ótica do consumidor médio e do contexto concorrencial.

4.3 Critérios técnicos aplicáveis

A doutrina especializada e a jurisprudência consolidada indicam alguns parâmetros fundamentais que devem nortear o trabalho pericial nas ações dessa natureza:

  • o grau de distintividade e originalidade da marca ou conjunto visual alegadamente violado;
  • a comparação técnica entre os elementos visuais, cromáticos, formais e estilísticos das partes;
  • a análise do contexto de uso no mercado, incluindo canais de distribuição, público-alvo e posicionamento de marca;
  • a verificação da presença de má-fé, reiteração da conduta ou tentativa de associação intencional com o concorrente;
  • a cronologia de uso, com base em documentos tecnicamente auditáveis como metadados, arquivos eletrônicos, registros digitais, certificados de criação, contratos publicitários e registros de domínio.

No emblemático caso Louis Vuitton x Viviton, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a violação ao direito marcário com base em perícia que demonstrou semelhança fonética e visual entre os sinais, mesmo atuando as empresas em nichos diferentes, reforçando a tese de que a possibilidade de associação indevida é suficiente para configurar infração, ainda que o público-alvo não seja idêntico.

5. MENSURAÇÃO DOS DANOS E INDENIZAÇÃO

A violação de direitos de propriedade industrial, seja por uso indevido de marca registrada, seja pela imitação do trade dress, acarreta prejuízos jurídicos e econômicos que devem ser adequadamente reparados. No ordenamento jurídico brasileiro, a indenização em tais hipóteses está disciplinada no artigo 210 da Lei nº 9.279/1996, o qual estabelece que o prejudicado pode pleitear reparação tanto pelos prejuízos efetivamente sofridos quanto pelos lucros cessantes, ou seja, aquilo que razoavelmente deixou de auferir em virtude da conduta ilícita do infrator.

A aferição do quantum indenizatório, no entanto, é tarefa complexa e, em regra, demanda prova técnica pericial, especialmente de natureza contábil ou econômico-financeira. Em razão da dificuldade em comprovar com exatidão os danos na fase de conhecimento, é prática consolidada a remessa da apuração para a fase de liquidação de sentença por arbitramento, nos termos dos artigos 509 e 510 do Código de Processo Civil.

Entre os critérios usualmente empregados para mensuração dos danos, destacam-se:

  • Cálculo dos lucros cessantes com base em estimativas fundamentadas da perda de vendas ou contratos em razão da atuação concorrencial desleal;
  • Avaliação da desvalorização da marca ou do conjunto-imagem, mediante análise comparativa do seu valor mercadológico antes e depois da violação;
  • Identificação da extensão da circulação de produtos falsificados ou imitadores, inclusive por meio de perícia digital, rastreamento de vendas em plataformas online, redes sociais e marketplaces;
  • Análise da repercussão comercial da prática ilícita, considerando o alcance de campanhas não autorizadas, associação indevida à marca legítima e impacto na confiança do consumidor.

A jurisprudência tem reconhecido que, especialmente nos casos envolvendo trade dress, a dificuldade de comprovação da extensão exata do prejuízo autoriza a adoção de critérios estimativos, desde que tecnicamente fundamentados. Em tais hipóteses, é admissível que o valor da indenização seja calculado com base no número de acessos a plataformas de venda, no alcance estimado da exposição pública da imitação ou na média histórica de faturamento do titular em situações comparáveis.

Importante ressaltar que, embora a indenização por danos morais não seja presumida nas ações de violação marcária, pode ser reconhecida quando demonstrado o abalo à reputação, à imagem institucional ou à confiança dos consumidores no produto ou serviço afetado. Todavia, conforme entendimento reiterado do STJ, a simples violação ao direito de propriedade industrial não enseja, por si só, a reparação extrapatrimonial, exigindo-se prova concreta do dano imaterial.

Assim, a efetiva reparação no âmbito da propriedade industrial está condicionada à apresentação de prova robusta, tecnicamente embasada, que permita ao juízo a valoração precisa ou estimada dos prejuízos experimentados pelo titular do direito violado. Tal constatação reforça, uma vez mais, a importância da perícia no contexto das ações de infração marcária e concorrência desleal.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proteção jurídica conferida à marca e ao trade dress demanda não apenas a interpretação adequada da legislação vigente, mas também uma sólida base fática e técnica que permita ao julgador decidir com segurança e justiça. Nesse cenário, a prova pericial assume papel estruturante na instrução das ações que versem sobre violação de sinais distintivos, atuando como instrumento fundamental de racionalização da atividade jurisdicional.

A natureza dos litígios envolvendo propriedade industrial, marcada pela complexidade visual, comunicacional e mercadológica dos elementos em disputa, impõe limitações à cognição direta do magistrado. A atuação pericial, ao oferecer análise objetiva e tecnicamente embasada, contribui para a superação da subjetividade na apreciação das alegações de imitação, associação indevida, desvio de clientela e diluição marcária. Especialmente nos casos de trade dress, cuja proteção é construída com base na repressão à concorrência desleal e prescinde de registro formal, a robustez probatória se torna ainda mais decisiva, exigindo documentação cronológica confiável e demonstração inequívoca da distintividade e originalidade do conjunto visual alegado.

Nesse contexto, a perícia bem conduzida funciona como ponte entre o conhecimento técnico especializado e o processo jurisdicional, permitindo a tradução de conceitos mercadológicos, gráficos e comportamentais em linguagem acessível ao julgador, sem, contudo, perder o rigor metodológico que lhe é inerente. Para tanto, é indispensável que a atuação do perito observe os princípios da imparcialidade, objetividade, fundamentação analítica e clareza, além de atender aos quesitos formulados pelas partes com precisão e completude.

A jurisprudência pátria, em especial o Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente reconhecido a indispensabilidade da perícia técnica nas ações de trade dress, inclusive como garantia ao devido processo legal e à ampla defesa. Ao conferir a essas provas o devido valor, o Poder Judiciário fortalece a efetividade da tutela da propriedade industrial e reforça a segurança jurídica no ambiente concorrencial brasileiro.

Assim, para que se assegure a adequada aplicação do direito em casos de violação marcária e de conjunto-imagem, é imprescindível que a produção da prova pericial seja não apenas admitida, mas também valorizada como elemento decisivo de convencimento judicial, resguardando-se, por meio dela, os direitos dos legítimos titulares de bens imateriais no contexto econômico contemporâneo.

REFERÊNCIAS

Texto publicado originalmente em Jusbrasil em 23 nov/2025, por Walter Calza Neto.

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